Il domain grabbing e gli altri usi abusivi dei nomi a dominio: la normativa e come proteggersi

Il domain grabbing è l’utilizzo abusivo del nome a dominio in quanto segno distintivo di un’impresa. Ma cosa sono i nomi a dominio? Come sono regolati? Qual è la normativa di riferimento e come proteggersi dagli abusi?

Di pari passo all’espansione di Internet, sono aumentati gli utilizzi abusivi dei domini, segni distintivi delle imprese. Il nome a dominio come segno distintivo è, infatti, idoneo a determinare fenomeni di concorrenza sleale e contraffazione di marchio.

La forma più comune di abuso, secondo l’ICANN, è la pratica del “cybersquatting” o “domain grabbing”: l’acquisizione abusiva di nomi a dominio corrispondenti a marchi commerciali altrui o nomi di terzi noti, per agganciarsi all’altrui fama o per farsi pagare un riscatto dal titolare del segno.

È innegabile del resto che il nome a dominio abbia acquisito in rete forte funzione distintiva grazie all’utilizzo di parole identificative di uso comune che rendono facile la ricerca del sito internet di proprio interesse o qualsiasi ricerca di informazioni. In altre parole il nome a dominio identifica il sito internet dell’azienda, dell’organizzazione o di una persona.

Con il codice della proprietà industriale si sono definitivamente superati l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il nome a dominio costituiva soltanto un indirizzo elettronico atto ad individuare i computer collegati alla rete e l’altro orientamento sotto la vecchia Legge Marchi secondo cui il nome a dominio era un segno distintivo atipico.

Infatti il c.p.i. del 2005 ha tipizzato il segno distintivo del nome a dominio stabilendo che il nome a dominio è un autonomo segno distintivo e, mediante il principio di unitarietà dei segni distintivi, lo ha equiparato agli altri segni distintivi.

“La qualificazione del nome a dominio come segno distintivo e diritto di proprietà industriale comporta l’applicazione ad esso della normativa dettata dal cpi per i segni distintivi ed in particolare per il marchio in quanto non derogata dalle norme espressamente dettate per i domain names”. (Trib. Napoli 7.7.2005).

A tutti gli effetti, il nome dominio rientra tra i diritti di proprietà industriale acquisibile mediante registrazione e gode della medesima tutela prevista per gli altri segni distintivi.

Il Codice della proprietà industriale menziona e tutela il nome a dominio in diversi articoli:

• Art. 12 c 1 lett b) (“Novità”) esclude la registrazione di un marchio d’impresa nel caso in cui il corrispondente nome a dominio sia già noto e di fatto già utilizzato da altri soggetti.
• Art. 22 (“Unitarietà dei segni distintivi”) vieta di utilizzare come nomi a dominio segni distintivi uguali o simili all’altrui marchio se, a causa di tale utilizzo, si determina un rischio di confusione per il pubblico (comma 1) o un indebito sfruttamento della rinomanza del marchio altrui (comma 2)[1]. “Al nome a dominio utilizzato nell’attività imprenditoriale con funzione di segno distintivo deve essere applicata la tutela espressa dal codice produzione industriale e, in passato, dalla previgente “legge marchi”. Il principio dell’unitarietà dei segni distintivi comporta che la violazione è realizzata anche se effettuata tramite l’utilizzazione non autorizzata di un segno distintivo diverso, nell’ambito dell’offerta di prodotti o servizi tra loro affini.” (Cassazione civile sez. I, 18/08/2017, n.20189.)

L’art. 22 riguarda tutti i casi in cui un segno sia utilizzato per finalità economiche, anche al di fuori di una attività di impresa.

Il nome a dominio, come detto sopra, è assegnato a chi per primo presenta la domanda di registrazione – secondo il principio del first come firts served – e ciò comporta che chiunque possa registrare come nome a dominio un marchio altrui impedendo ad altri l’utilizzo del nome registrato. Quindi accade, anche frequentemente, che il nome a dominio interferisca con marchi o segni distintivi anteriori già esistenti.

La criticità risiede nel fatto che la procedura di assegnazione dei nomi a dominio non delimita territorialmente l’operatività del nome a dominio, posto che in rete ciò sarebbe impossibile, e non rispetta il principio di relatività merceologica secondo cui possono esistere marchi identici se afferiscono a beni o servizi distinti.

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nomi-a-dominio/