Possibile usare il nome di un marchio già registrato, e anche un nome a dominio, ma solo se non c’è confusione tra i prodotti e i settori merceologici.

Hai trovato il nome perfetto per la tua azienda: ci sta a pennello. E quel nome è anche disponibile come dominio internet, per cui potresti costruire un sito straordinario. Hai già in mente il logo e la strategia marketing da utilizzare, per cui non vuoi farti scappare l’occasione: la prima cosa da fare è registrare il marchio e avviare subito la tua attività. Ma proprio in quel momento all’ufficio marchi e brevetti ti informano che, purtroppo, il nome è già stato usato da un’altra persona ed è “registrato”. Si tratta di un prodotto completamente diverso dal tuo, ma che mai potrebbe disorientare gli eventuali clienti. Ed è proprio qui che giustamente ti chiedi: si può usare un marchio identico a un altro se non c’è confusione tra i prodotti? La risposta è stata data dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

Marchio: l’uso non è vietato se non crea confusione con quello registrato in precedenza.

Secondo l’interpretazione della Suprema Corte, chi ha registrato per primo il marchio con un determinato nome non può vietare a terzi l’uso dello stesso nome in qualsiasi forma, e quindi anche per il sito internet, ove non vi sia confondibilità dei prodotti o servizi. Scopo della registrazione dei marchi è infatti quello di non generare confusione nei consumatori e, dall’altro lato, tutelare l’originalità dell’idea dell’imprenditore. Quando però non c’è il rischio che il cliente si disorienti e consideri i due prodotti provenienti dalla stessa azienda scatta la possibilità di usare lo stesso nome.

Attenzione però: ci sono «marchi forti» e «marchi deboli». I primi sono i nomi estremamente originali, frutto di pura fantasia. Un esempio tipico è Coca Cola. In questo caso, è difficile credere alle coincidenze: chi vuol utilizzare per secondo il nome già registrato non può farlo. Facciamo un esempio: se uscisse una linea di occhiali da sole con il marchio Coca Cola, non saremmo portati a pensare che si tratta di un nuovo gadget della stessa azienda che produce la nota bevanda? Proprio questa confusione fa sì che il marchio forte sia tutelato sempre.

Diverso è il caso dei marchi deboli. Un esempio è quello che coincide con il cognome del produttore. Ad esempio, si pensi al caso Ferrari. Chi acquista lo spumante non può certo credere che si tratti della stessa casa che invece fabbrica automobili da corsa. Ed allora, in questo caso, il rischio “confusione” nel consumatore non c’è perché è chiaro che “Ferrari” non è che il nome dell’imprenditore. Stesso discorso dicasi per i nomi comuni come Diesel (la marca di abbigliamento potrebbe anche diventare marchio per una catena di distributori di gasolio), McDonald’s (l’esistenza dell’uso commerciale del proprio cognome da parte dell’inventore dei fast food non impedisce che il produttore di scarpe da tennis non possa fare altrettanto), Super Rapida (una lavanderia non esclude l’esistenza di una ditta che fa consegne di pacchi a domicilio), e così via.

Lo stesso discorso vale per i cosiddetti «nomi a dominio» ossia gli indirizzi web. Il proprietario di un marchio non può impedire che terzi utilizzino quello stesso nome per un sito internet che commercializza prodotti completamente diversi. Tra i prodotti non ci deve essere una semplice diversità ma neanche una somiglianza o affinità. Si intendono affini quei prodotti che, per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno, risultano in misura rilevante fungibili e pertanto in concorrenza tra loro. In tal caso c’è il rischio della confusione [2].

Ne consegue pertanto che il titolare di un marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come nome a dominio, se non c’è rischio di confusione tra i prodotti o i servizi.